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    安徽快三输的真快:智合对话朱理,最高院3Q案主审法官谈专利文件修改(上) 智合 ? 炼技

    智合法律新媒体2019-03-22 12:31:18

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    作者 | 朱理

    原载于 | 《中国专利与商标》2015年第2期



    本文仅代表作者个人观点,不代表智合立场


    7月,智合将推出专门针对国内外法律界知名人士的专业对话访谈活动——“智合·对话”。首次“智合·对话”邀请到中美两位重量级主讲嘉宾,届时将围绕“互联网+反垄断+硅谷的反垄断实践+中国最高法院司法实践”进行演讲、讨论与分享。今天小智先带诸位揭开第一位与会嘉宾的面纱——最高人民法院“3Q大战”判决书执笔法官朱理,顺便一道儿品读下《专利文件修改基本问题研究:原理、标准与规则》。



    朱理就读于中国最高学府之一北京大学,师从于法学名师,著作等身,才学渊博,著有《著作权的边界——信息社会著作权的限制与例外研究》等书,以及《专利文件修改基本问题研究:原理、标准与规则》、《专利民事侵权程序与行政无效程序二元分立体制的修正》等多篇论文。此外朱理还曾参与起草司法解释,其中包括《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》、《关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定》、《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》等。

    朱理现任为最高人民法院民三庭(知识产权庭)法官,主要审理专利和竞争案件。其主笔的3Q案判决书,长达4.7万字,论证严密,逻辑清晰,处处闪耀着法理的光辉,被称为“一份懂互联网的判决”。此外,其还主审奇虎诉腾讯垄断案、精工爱普生“墨盒”专利无效行政案、中韩晨光公司与微亚达案等不正当竞争纠纷案等。


    专利文件修改基本问题研究:

    原理、标准与规则


    ▃▃▃


    各国专利法在允许对专利文件进行修改的同时,也限定了修改的条件和要求。我国专利法第33条也做了类似的规定。近年来,随着专利行政管理部门对专利法33条的标准把握日益严苛,涉及该条的专利授权确权行政案件逐渐增多,业界批评之声日盛。2011年以来,最高人民法院在多起案件中就专利文件修改的标准表明了态度。但是迄今为止,业界不仅对上述判决的解读存在诸多争议,对于专利文件修改的讨论也基本停留在僵化把握专利法第33条的旧观念框架或者片面理解当中?!?〕本文拟从专利文件修改的基本原理出发,结合国际专利界对专利文件修改的实践,探讨专利文件修改的基本标准与具体规则。


    一、专利文件修改及其限制的原因与目的:利益平衡

    在专利申请或者无效宣告过程中,申请人或者专利权人对专利文件进行修改几乎是不可避免的现象。对此,各国专利法均允许对专利文件进行修改。最高人民法院在“墨盒I” 〔2〕案中,首次对允许申请人或者专利权人对专利申请文件进行修改的原因进行了详细阐述。概括而言,允许修改既有来自申请人的主观方面原因,也有来自社会需要的客观方面原因。首先,申请人的语言表达和认知能力的局限性。发明是在现有技术的基础上对人类智识的贡献,是对未知领域的探索。用语言文字描述发明这一新事物,本身就存在极大困难。当申请人将自己抽象的技术构思形诸于语言文字,体现为具体的技术方案时,由于语言表达的局限,往往有词不达意或者言不尽意之处。更重要的是,申请人在撰写专利申请文件时,由于对现有技术以及发明创造等的认知局限,可能错误理解发明创造。在专利申请过程中,随着对现有技术和发明创造等的理解程度的提高,特别是审查员发出审查意见通知书之后,申请人往往需要根据对发明创造和现有技术的新的理解对权利要求书和说明书进行修正。其次,社会对提高专利文件质量的要求。专利文件是向公众传递专利信息的重要载体。为了便于公众理解和运用发明创造,促进发明创造成果的运用和传播,也为了使公众能够能清晰地确定专利?;さ亩韵笥敕段?,以便妥善地安排自己的行为,客观上需要通过修改提高专利申请文件的准确性。


    虽然允许修改专利文件是必要的,但是无限制地修改本身也会带来各种消极效果,影响专利制度的顺畅运行。这些消极效果主要有:首先,如果允许对专利文件进行无限制地修改,申请人就没有动力在申请之初充分公开其发明,而是寄希望通过修改来补充完善,因而会影响专利授权程序顺利开展。其次,申请人可能会利用修改的机会,将申请时未完成的发明内容随后补入专利文件中,从而就该部分发明内容不正当地取得先申请的利益,使得先申请原则难以落实。最后,无限制地修改会给信赖原专利文件并以此开展行动的第三人造成不必要的损害,进而影响社会公众对整个专利信息的信赖。


    正是由于上述原因,各国专利法在允许修改专利文件的同时,也对修改的范围、时机和条件进行了限制,其目标是实现申请人(或者专利权人)的利益与社会公众利益之间的平衡:一方面使申请人拥有修改和补正专利申请文件的机会,尽可能保证真正有创造性的发明创造能够取得授权和获得?;?,另一方面又防止申请人对其在申请日时未公开的发明内容获得不正当利益,损害社会公众对原专利申请文件的信赖。〔3〕


    因此,对于申请人或者专利权人而言,其既有修改专利文件的权利,又必须遵守法律明文规定的限制条件。我国专利法第33条的规定同样体现了实现申请人(或者专利权人)利益与社会公众利益的平衡这一立法目的。〔4〕


    二、专利文件修改限制的根本原理:防止不正当利益与维护信赖利益

    既然需要对专利文件的修改进行限制,那么根本的限制标准是什么?这一问题与专利制度的基本原理——对价理论、先申请原则以及社会公众的信赖利益密切相关。专利对价理论认为,专利是发明人与代表社会的国家专利行政部门的交换条件,发明人在有限的时间内获得禁止他人利用其发明创造的权利,作为交换,发明人必须公开其发明内容,且必须保证专利过期后他人能够根据公开的内容实施该发明创造。〔5〕通过赋予发明人以专利权?;?,不仅激励了发明人的创新,也使得发明人有足够的勇气将其发明内容将包括其竞争对手在内的公众公开。通过发明内容的公开,可以教育和激发公众的创新思维,促进技术的应用与传播?!八?,从一开始,将技术公开作为获得专利?;さ亩约壅庖凰枷刖统闪俗ɡ贫鹊闹髦帷?。〔6〕基于这一理论,各国专利法均规定了专利说明书必须充分公开发明,保证本领域普通技术人员能够理解并实施发明的要求。同时,各国专利制度普遍实行先申请原则。〔7〕在先申请制度下,以申请日提交的专利申请文件为准确定发明创造的内容,以申请日在先作为两个申请人分别就同样的发明创造申请专利时的冲突解决标准,并以申请日为准界定现有技术。充分公开的要求与先申请制相结合,必然要求专利申请在提交之时就应该满足充分公开的要求,并禁止在申请日以后增加有关发明的新信息。〔8〕如果允许申请人在申请日后增加关于发明的新信息,那么其必然会对该随后增加的新信息享有在先的申请日利益,包括先申请利益和以申请日为准界定现有技术的利益,并以申请日的现有技术来判断专利申请的新颖性和创造性。这些新的信息可能是发明人在提出专利申请时根本没有想到的改进技术方案。这显然违反了公平原则,是一种不正当的利益。因此,限制对专利申请文件进行修改,其核心是限制申请人就其原发明内容增加新信息,防止其不正当地就新信息获得在先的申请日利益,从而促进申请人在申请日充分公开其发明内容。明确这一点至关重要。这意味着,对于修改时增加的、不属于发明内容的新信息,例如现有技术、公知常识等,原则上可以网开一面,因为这些信息通常并不会导致申请人获得不正当的利益。这一点,容后详述。〔9〕


    对社会公众信赖利益的?;な窍拗贫宰ɡ募行薷牡牧硪桓鲋匾蛩?。这一因素主要考虑发明专利公开后对社会公众行为选择的影响。发明专利公开后,社会公众通过获知发明的内容,可以有针对性地采取相应的商业策略:或者在发明的基础上进行进一步研究,或者采取迂回发明以避开公开的发明内容。发明专利授权后,社会公众可以根据授权发明的内容,明确专利权人的?;し段?,从而规划自己的选择和行为空间:采取迂回发明或者与发明人联系获得许可。如果允许申请人或者专利权人在发明专利公开后或者专利授权后修改发明内容,则会损害在后申请人的利益及社会公众对专利文件的信赖以及由此作出的选择。欧洲专利局扩大技术上诉委员会曾经指出:“欧洲专利公约第123条(2)款的基础理念在于,不允许申请人通过增加在原申请书中没有公开的内容以改善其地位,这将使其不正当的利益,并可能损害第三人依赖原始申请内容的法律安定性?!?span style="font-size: 16px; color: rgb(84, 141, 212);">〔10〕


    有关国际专利条约和国家专利法的用语虽有差异,但均从上述根本限制标准出发规定专利文件修改的限制条件。下表列举了主要国际专利条约和国家专利法对专利文件修改的限制规定。


    有关国际专利条约和国家专利法

    关于专利文件修改的限制规定列表


    国际条约或者国内法

    法律条文

    对新信息进行阐释的关键词

    欧洲专利公约

    (EPC)

    第123条第(2)款:修改后的欧洲专利申请或者欧洲专利,不应包含超出该专利申请提出时之内容的事项。

    第(3)款:修改后的欧洲专利,不得超出其授权时的?;し段?。

    “超出该专利申请提出时之内容” (beyond the content of the application as filed)

    专利合作条约

    (PCT)

    第19条第(2)款(国际局阶段):修改不得超出国际申请提出时公开的范围。

    第28条第(2)款(指定局阶段):修改不应超出国际申请提出时公开的范围,除非指定国的本国法允许修改超出该范围。

    “超出国际申请提出时公开的范围”(beyond the disclosure in the international application as filed.)

    实体专利法

    条约草案

    (SPLT)

    第7条(3)项:对说明书、权利要求书和任何附图的修改或者订正均不能得到允许,如果该修改或者订正将导致修改或者订正后的申请所公开的内容超出了:(i)申请日时该申请之说明书、权利要求书和附图所公开的内容;(ii)纳入在申请日后提交的符合专利法条约规定的说明书或者附图缺失部分后的专利申请所公开的内容。

    第7条之二:(1)根据专利权人的申请,在符合相关法律规定时,主管机关应该修改或者订正专利以限制其被授予的?;し段?。(2)本条第1项的对专利的修改或者订正不能得到允许,如果该修改或者订正将导致修改或者订正后的专利所公开的内容超出了:(i)申请日时该申请之说明书、权利要求书和附图所公开的内容;(ii)纳入在申请日后提交的符合专利法条约规定的说明书或者附图缺失部分后的专利申请所公开的内容。

    “修改或者订正后的申请所公开的内容超出了申请日时该申请之说明书、权利要求书和附图所公开的内容”(the disclosure contained in the amendment or corrected application going beyond the disclosure contained in the description, the claims and any draws on the filing date)

    美国专利法

    第132条(a)款:任何修改均不得对发明公开的内容引入新事项。

    第251条:(a)款:对再颁的申请不得引入新事项。(d)任何再颁专利均不得扩大原始专利权利要求的?;し段?,但在原始专利授权后两年内申请再颁的除外。

    “对发明公开的内容引入新事项”(introduce new matter into the disclosure of the invention.)

    日本特许法

    第17条之二第3款:根据第1款的规定对说明书、专利权利要求书或附图进行补正时,除了通过提交译文错误订正书而进行的之外,应当在专利申请的申请书最早所附的说明书、专利权利要求书或附图所记载的事项范围内进行。

    第126条:第1款:专利权人可请求订正审判以对申请书所附的说明书、专利权利要求书或附图进行订正。但订正限于以下列事项为目的:对专利权利要求书进行缩限……;第6款:第1款的说明书、专利权利要求书或附图的订正,不得实质上扩张或变更专利权利要求书。

    “在专利申请的申请书最早所附的说明书、专利权利要求书或附图所陈述的事项范围内进行”(within the scope of the matters stated in the description, scope of claims or drawings originally attached to the application)

    韩国专利法

    第47条第(2)款:第一款所述对说明书或者附图的修改应该在原始专利申请的说明书或者附图所公开的特征范围内进行。

    第136条:第1款:专利权人可请求订正审判以对说明书或者附图进行订正,如果专利权人试图对专利权利要求范围进行缩限……;第2款:第1款所述对说明书或者附图的订正必须限于授权专利说明书或者附图所公开的事项范围。但是,如果是文字错误,则订正必须限于原始申请的说明书或者附图所公开的范围。第3款:第1款所述的订正不得实质上扩张或变更专利权的范围。

    在原始专利申请的说明书或者附图所公开的特征范围内进行(within the scope of the features disclosed in the specification or drawings initially attached to the patent application)

    加拿大专利法

    第38.2条第(2)款:说明书的修改不得描述无法从原始申请的说明书或者附图合理推知的事项,但说明书描述的事项属于与专利申请有关的现有技术的除外。

    第47条:再颁专利需要遵守第38.2条第(2)款规定的条件。

    不得描述从原始申请的说明书或者附图无法合理推知的事项(not reasonably to be inferred from the specification or drawings as originally filed)

    中国专利法

    第33条:对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

    “超出原说明书和权利要求书记载的范围”


    可见,各国对专利文件修改的限制首先关注是否对原发明内容增加了新信息,对于授权专利文件的修改则在此基础上同时关注是否扩大了授权专利的?;し段?。无论是专利申请文件的修改还是授权专利的修改,是否对原发明内容增加了新信息始终是关注的核心。我国专利法第33条关于专利文件修改的限制规定——“不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”——亦应从这个角度加以理解。


    三、专利文件修改应否被允许的判断标准:各国现有标准审视与评价

    接下来的问题是,“对原发明内容增加新信息”应该如何理解?对此,各国在实践中形成了不尽相同的判断标准。这些判断标准集中在两个基本要素上:“原发明内容”和“新信息”。


    “原发明内容”是判断“新信息”的基础。只要明确了“原发明内容”,将修改后的信息与“原发明内容”进行对比,所增加的信息即为“新信息”。因此,不少国家在立法上对“原发明内容”有明确规定。从上表可见,专利合作条约、实体专利法条约草案、美国专利法、韩国专利法均将“原发明内容”表述为原专利文件“公开(disclosed)”的内容,而欧洲专利公约、日本专利法和我国专利法则表述为“记载”的内容。虽然立法规定有所不同,但是各国在实践中均认为“原发明内容”包括两个部分:直接公开的内容和隐含公开的内容。例如,美国专利商标局专利审查程序手册(MPEP)明确规定:“新增的权利要求技术特征必须得到专利说明书明确、隐含或者内在公开的内容的支持”。〔11〕欧洲专利局审查指南规定:“如果对申请内容的全部修改(无论是通过增加、变更还是删除方式)导致了如下结果,即使考虑了对本领域技术人员而言隐含公开的内容,其提供给本领域技术人员的信息也无法直接和毫无疑义地从原始申请文件所提供的信息中导出,则应认为这种修改引入了超出原申请文件的内容,因而是不允许的?!?span style="font-size: 16px; color: rgb(84, 141, 212);">〔12〕日本特许厅审查基准指出:“不但原始申请文件明确记载的内容,而且根据原始申请文件的记载显而易见但并未明确表达的内容,均不认为属于新的技术内容,因而应予允许?!?span style="font-size: 16px; color: rgb(84, 141, 212);">〔13〕所谓直接公开的内容是原专利申请文件以语言或者图式明确表达的内容。如果在修改时忠实于原专利申请文件明确表达的内容,仅仅对其以更加合乎逻辑或者更加符合表达习惯的方式进行了改写,由于并未对发明内容引入新信息,通常是允许的。对于“隐含公开”的内容,各国在实践中奉行不同的判断尺度。即使是同一国家,也可能在不同时期实行不同的判断尺度。例如,加拿大专利法的规定最为宽泛,根据该法规定,隐含公开的内容是“从原始申请的说明书或者附图合理推知的事项”(subject matter reasonably to be inferred from the specification or drawings as originally filed)。〔14〕欧洲专利局审查指南的规定则较为严格,其将隐含公开的内容限定为“直接和毫无疑义地从原始申请文件所提供的信息中导出”的内容(directly and unambiguously derivable from that previously presented by the application)。〔15〕我国国家知识产权局专利审查指南的规定则最为严格,隐含公开的内容被界定为“根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”(the contents determined directly and unambiguously according to the contents described in the initial description and claims, and the drawings of the description)。〔16〕


    对于何为“新信息”,各国在实践中则形成了各有特色的实质性判断标准。这些标准主要有“发明要旨论”、“技术贡献论”、“支持论”、“充要条件论”等。〔17〕


    “发明要旨论”认为,只要未实质性改变权利要求的技术特征,其修改就不被视为增加了新信息,可以接受。根据这一判断方法,即使未记载在原始说明书的事项,只要不作为权利要求技术特征补入(或补入说明书部分但并未实质性改变权利要求的技术特征),就可以允许。对于说明书内容进行上位概括、删除非必要技术特征等等,只要属于本领域技术人员自明的内容,几乎可以自由进行。日本1993年前的专利法规定的“修改不得变更要旨原则”,大致可归为“发明要点论”。〔18〕在这一较宽容的判断方法下,专利文件公开的内容实际上包含了与发明要点有关的几乎全部公知信息,申请人或者专利权人可以有充分的机会对说明书进行修改。但是该方法造成了如下弊端:审查效率较低、危害第三人的信赖利益、不利于提高专利文件撰写质量。日本在1993年修改专利法后已不再适用这一判断方法。〔19〕


    “技术贡献论”认为,只要修改的内容对申请?;さ姆⒚鞑痪哂屑际豕毕?,就不认为该修改对原发明内容引入了新信息。这种方法常被用于通过修改增加或者删除权利要求的技术特征的情形。最早明确运用技术贡献论的是欧洲专利局扩大技术上诉委员会的G 1/93案。〔20〕该案涉及通过修改增加了权利要求的技术特征。欧洲专利局扩大技术上诉委员会在决定中指出,如果增加的技术特征仅仅是将被原申请文件所涵盖的发明客体的一部分排除在?;し段е?,不能认为所增加的该技术特征给予了申请人不正当利益。这种修改也不会对第三人的利益造成不利影响。因此,对于原申请文件中虽未披露但在审查时被增加到申请文件中的技术特征,如果其仅仅是限制专利的?;し段?,以排除的方式将原申请文件涵盖的部分发明客体排除在专利?;し段е?,并未对专利主张?;さ姆⒚魈峁┘际豕毕?,则不应认为该增加的技术特征属于欧洲专利公约第123条(2)款意义上的超出原申请文件记载的内容。随后,这一判断方法被应用到通过修改删除权利要求的技术特征的案件——T 802/92 案。〔21〕在该案中,原申请文件仅有产品权利要求,其中有“包含第一和第二欧姆接触”这一技术特征。在审查过程中,申请人通过修改增加了一个方法权利要求,且在方法权利要求中删除了“包含第一和第二欧姆接触”的技术特征。欧洲专利局技术上诉委员会允许了这一修改。该委员会在裁决中指出,根据原申请文件的说明书可知,本发明的目的在于使得光电池具有某种特定的能力,这一目的通过使用由至少四种不同元素制成的三种不同半导体板层实现,而欧姆接触的存在对所主张的发明内容未提供任何技术贡献。因此,欧姆接触的存在与否并不影响发明的实现。虽然删除对所主张的发明没有任何技术贡献的技术特征扩大了专利?;し段?,但是这种修改并不违反欧洲专利公约第123条(2)款。日本东京高等法院在“蓄热式地暖系统”专利行政诉讼案件中,亦采用了“技术贡献论”。〔22〕该案涉及的专利是一种蓄热式地暖系统,2008年11月5日被提起无效宣告,专利权人随即于2009年1月9日提出订正请求,对原权利要求1进行了较大的订正,将“高隔热、高气密性住宅”修改成“热损失系数为1.0~2.5kcal/m2·h·℃的高隔热、高气密性住宅”。日本特许厅认为,订正内容中的“热损失系数为1.0~2.5kcal/m2·h·℃”没有记载在原始申请文件中,实际上是申请人在申请日之后提交的修改文件中引入的内容,该修改超范围,因而宣告该专利无效。东京高等法院推翻了特许厅的上述裁决。该院认为,发明系利用了自然法则的技术之思想,由用于解决技术问题的技术特征组合而成。特许法第17条之2第3款所规定的原始申请文件中“记载的事项”系指说明书及附图所公开的发明之相关技术内容。因此,如果与本领域技术人员综合说明书、权利要求书、及附图的全部记载而能够导出的技术事项相比较,如果修改没有引入新的技术事项,则应该认为该修改是在“说明书或附图中记载的事项范围内”进行的,并不违反特许法第17条之2第3款的规定。在判断修改是否超出了特许法第17条之2第3款所规定的原始申请文件中“记载的事项范围”时,不能够仅仅将因修改而增加的文字与原始申请文件的记载进行形式对比,而应当考虑修改所增加的事项是否属于为发明所要解决的技术问题之解决贡献了技术意义的事项,并判断是否引入了新的技术事项。为此,东京高等法院考察了热损失系数及高隔热、高气密性住宅相关证据文献,发现日本各地区的热损失系数基准值如下:Ⅰ地域(北海道)では,1.4kcal/㎡?h?℃;Ⅱ地域(青森県外2県)では,1.6kcal/㎡?h?℃;Ⅲ地域(宮城県外5県)では,2.1kcal/㎡?h?℃;Ⅳ地域(茨城県外33県)では,2.3kcal/㎡?h?℃;Ⅴ地域(宮崎県外1県)では,2.3kcal/㎡?h?℃;Ⅵ(沖縄県)では,3.2kcal/㎡?h?℃。如果超过上述基准值,则认为符合标准。同时,住宅热损失系数的技术精度不高。因此,“高隔热、高气密性住宅”可以解释为热损失系数比上述基准值好的住宅。根据上述事实和涉案专利原说明书、权利要求书以及附图的记载,东京高等法院认定该专利的发明点在于:在高隔热、高气密性住宅中,为让覆套式地暖的施工更加容易,且热管寿命长,施工后易于维护,而在地板上形成通气孔,使得地板下空间与室内连通,从而利用了辐射与对流这两种供热方式,并利用夜间供电来运行。在此基础上,东京高等法院考察了修改后的“热损失系数为1.0~2.5kcal/m2·h·℃的高隔热、高气密性住宅”在本发明中的意义。该院认为,申请人将“高隔热、高气密性住宅”修改成“热损失系数为1.0~2.5kcal/m2·h·℃的高隔热、高气密性住宅”,虽然从形式上看来是增加了数值限定,但如果从本发明整体上的意义进行考虑,同时考虑到热损失系数的计算精度并不高,修改后的该特征和修改前并无多大差异,很难认为其是与本发明要解决的技术问题及其解决机制相关的技术特征。相反,将其理解为是一种对本发明要解决的技术问题之对象的笼统性提示更为合理。这种修改仅仅是针对不属于为发明所要解决技术问题之解决贡献了技术意义的事项,为使其范围更加清楚而进行补充性说明。与将说明书、权利要求书以及附图的全部记载综合起来而导出的技术事项相比,并没有引入新的技术事项,因而是合法的。东京高等法院还进一步指出,即便认为修改后增加的“热损失系数1.0~2.5kcal/m2·h·℃”这一表述含有技术内容,且本申请原说明书中并没有明确记载上述热损失数据数值,该数值超出了仅仅是对本发明所要解决的技术问题的对象“高隔热、高气密性住宅”进行某种程度的明确化之意义,但由于并未发现该数值对本发明所要解决的技术问题及其解决手段具有任何特殊意义,因此可以认为该修改所增加的内容视同在原说明书中有记载。所以,与将说明书、权利要求书以及附图的全部记载综合起来而导出的技术内容相比,本修改并没有引入新的技术事项。技术贡献论是当前日本法院和特许厅判断修改是否超范围的重要标准。由欧洲专利局的G 1/93案和东京高等法院的“蓄热式地暖系统”专利案可知,“技术贡献论”关注的核心是修改是否对发明所要解决的技术问题有技术上的贡献,如果修改后的内容虽然在原申请文件中没有提及,但只要对发明所要解决的技术问题没有技术上的贡献,通常是允许的;只有修改导致增加了对发明所要解决的技术问题有技术贡献的信息,才属于对发明内容增加了新信息,因而才是不允许的?!凹际豕毕茁邸弊プ》乐股昵肴嘶蛘咦ɡㄈ瞬徽钡鼐蜕昵肴瘴醋鞒龅姆⒚髂谌莼竦孟壬昵肜娴暮诵南拗圃?,以修改是否具有技术贡献为标准,区分不同类型的修改分别判断,具有相当合理性。


    “支持论”认为,只要修改后的内容能够得到原专利申请文件的支持,就应认为该修改没有对原申请内容增加新信息;相反,如果修改后的内容得不到原申请文件的支持,则应认为该修改引入了超出原申请内容的新事项。美国法院及其专利商标局在实践中奉行这一方法。美国专利商标局专利审查程序手册(MPEP)明确指出,“得到原说明书支持的修改不应认为是新事项”。〔23〕美国法院亦曾经指出,修改是否引入新事项的判断标准与书面说明要求具有紧密关联性?!白魑拦ɡǖ淖ㄒ凳跤?,‘新事项’被界定为原始提交的专利申请文件的说明书、权利要求书以及附图没有包含的事项。美国专利法第132条(a)款规定,任何修改均不得对发明公开的内容引入新事项,判断修改是否包含新事项的基础是第112条第1段规定的书面说明要求”。〔24〕例如,在In re Rasmussen案中,原申请文件的权利要求6涉及一种绝热构件的生产方法,其中详细阐述了如何利用粘合剂将管状塑料层粘合到另一层上的步骤。随后,申请人修改了权利要求6,以“粘合涂覆”(adheringly applying)一词替代了原先对如何使用粘合剂的详细说明。美国联邦巡回上诉法院的前身——关税和专利上诉法院——认为这种修改得到说明书的支持,应被允许。其理由在于,“本领域技术人员在阅读了Rasmussen的说明书后能够理解,只要各层之间粘结起来即可,至于各层之间如何粘接则无关紧要”。〔25〕而在In re Curtis案中,法院则认为再颁专利的权利要求没有得到说明书的支持。〔26〕专利权人在原专利申请文件披露,其“出人意料地发现”了一种聚四氟乙烯牙线,当其用微晶石蜡涂覆的线丝制成时,其提供的摩擦系数恰好可以实现可用性与有效性的平衡。在申请再颁专利时,专利权人通过修改增加了一个上位的权利要求,其中有“至少一个增强摩擦力的覆层”的技术特征。美国联邦巡回上诉在考虑了发明的出人意料性、专利并未提及其他材料以及原说明书关于该技术的难度等因素后认为,本案应适用的标准是:在阅读了一个种概念公开的内容后,本领域普通技术人员是否能够“立即联想”(instantly recall)到后来主张的更宽泛的属概念。根据这一标准,该法院认定,本案文献中没有证据显示本领域普通技术人员的头脑中还存有除微晶石蜡覆层以外的任何增强摩擦力的覆层。因此,修改后的“至少一个增强摩擦力的覆层”的技术特征不能得到原说明书的支持,不应被允许。支持论将专利申请文件修改的限制标准与权利要求是否能够得到说明书支持统一起来,特别适合针对权利要求书的修改。不过,对于说明书的修改、权利要求?;し段У呐懦╠isclaimer)〔27〕等修改方式,该规则难以适用,或者其适用将过度限制可以修改的空间。美国专利商标局对在原申请文件公开的内容中缺乏基础的负面限制或者否定性排除予以禁止,不考虑否定性排除这种修改方式的特殊性,对申请人过于不利。〔28〕这是以单一的支持标准来处理多样性的修改所造成的必然结果。


    “充要条件论”认为,如果修改后的内容在原始申请文件中有明确记载,或者根据原始申请文件的记载能够直接且唯一导出,则应认为该修改没有对原发明内容没有引入新信息。根据这一方法,只有根据原始申请文件的记载能够明显得出修改后的内容(充分条件),且不会得出其他内容(必要条件)时,该修改才被认为没有对原发明内容引入新信息。日本在1994年1月1日至2003年10月21日期间,曾经奉行这一判断方法。〔29〕欧洲专利局审查指南规定的关于修改是超范围的判断标准——“直接和毫无疑义地从原始申请文件所提供的信息中导出”——在实践中被解读为,“所主张的事项在专利文件中被直接且毫无疑义地公开必须排除任何怀疑,而不能仅仅是一种可能性”。〔30〕这种解释在个案中容易导向“充要条件论”。〔31〕我国国家知识产权局《专利审查指南》所规定的判断标准——“直接地、毫无疑义地确定的内容”——在近年来的实践中被严格地解读为“唯一导出”的内容,完全采用了“充要条件论”。例如,在曾关生案中,申请人曾关生向国家知识产权局提出了名称为“一种既可外用又可内服的矿物类中药”的发明专利申请。在实质审查程序中,国家知识产权局指出权利要求书所使用的单位“两”并非本领域的标准国际计量单位。曾关生据此将其原专利申请配方中计量单位由“两”换算成“克”,并作了其他修改。随后,国家知识产权局以曾关生对说明书和权利要求书的修改不符合专利法第33条的规定为由,驳回了本案专利申请。曾关生不服,向专利复审委员会提出复审请求,并于2009年8月13日提交了权利要求书和说明书的修改替换页,将配方中的水银、明矾、牙硝、硼砂分别由八两、八两、十两、五分修改为240g、240g、300-330g和1.5g。申请人在将原专利申请书中计量单位“两”转换成公制计量单位“克”的过程中,实际上使用了“一斤=16两”的旧制,且使用了不同的尾数省略方式。专利复审委员会认为,根据原申请文件,无法确定申请人原配方中记载的计量单位“两”是使用旧制(“一斤=16两”)还是采用新制(“一斤=10两”);即使认定其使用旧制,对旧制进行换算时是采用“一两=31.25克”还是“一两=30克”的换算关系,不能毫无疑义地确定,因此该修改超范围。〔32〕从案件的裁决理由看,只要修改后的内容无法从原专利申请文件中百分之百地精确确定,或者不是唯一确定的内容,专利复审委员会即认为该修改超出了原申请记载的内容??杉?,“充要条件论”在实践中必然导致对修改超范围的问题的机械理解,将所属领域普通技术人员可以直接和毫无疑义地导出的内容理解为“数理逻辑上唯一确定的内容”,〔33〕几近窒息了申请人可以修改的空间。正因如此,日本在2003年修改专利审查基准后已经不再适用这一判断标准。〔34〕


    上述四种判断标准的优缺点各不相同。 “发明要旨论”下修改的空间最大,修改方式也最为灵活,对申请人或者专利权人利益过于慷慨。该判断标准不仅有可能使申请人或者专利权人不正当地获得先申请利益,还可能损害社会公众对专利文件的信赖?!俺湟跫邸痹蚨孕薷母枳钛细竦南拗?,几乎否定了除本领域技术人员“唯一导出的内容”以外的任何修改,对申请人或者专利权人的有失公平??杉?,“发明要旨论”和“充要条件论”在衡平申请人或者专利权人利益和社会公共利益时,各自倒向了其中一端,均不足取?!凹际豕毕茁邸鼻志哂屑际豕毕椎男薷暮筒痪哂屑际豕毕椎男薷?,对具有技术贡献的修改限制较为严格,对于不具有技术贡献的修改则限制较为宽松?!凹际豕毕茁邸鄙羁贪盐樟俗ɡ募薷南拗频暮诵暮捅局?,既可以有效防止申请人或者发明人通过修改增加其在发明日并未作出的发明内容,又为必要的修改保留了较为灵活的空间。不过,“技术贡献论”主要应用于一些特殊的修改类型和方式,其适用范围有限?!爸С致邸苯虾玫赝骋涣俗ɡ募薷牡南拗票曜加肴ɡ竽芊竦玫剿得魇橹С值墓叵?,对于权利要求书的修改具有良好的可适用性。但是,由于“支持论”不考虑修改对于发明内容的技术贡献,在特定情况下可能产生对于申请人或者专利权人过于不利的结果。上述分析也启示我们,对于专利文件的修改应否允许,寻求单一、简单的判断标准是不现实的。


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